Кто должен быть владельцем прав в Китае

Речь идёт не только о товарном знаке. В китайском проекте могут быть разные объекты: название бренда, китайское название бренда, логотип, упаковка, дизайн товара, сайт, домен, фотографии, тексты, программное обеспечение, чертежи, пресс-формы, технологии, патенты, коммерческая тайна и клиентская база.

Ошибка с владельцем прав может привести к серьёзным последствиям: китайский партнёр зарегистрирует бренд на себя, производитель откажется передать дизайн, WFOE будет продана вместе с товарным знаком, дистрибьютор заблокирует продажи, а иностранная компания не сможет доказать, что именно она контролирует бренд.

Главный вопрос здесь не технический — кто быстрее подаст заявку, а стратегический: кто должен контролировать права, кто может ими пользоваться и кто сможет защитить их при конфликте.

В Китае зарегистрированный товарный знак даёт правообладателю исключительное право на его использование и правовую защиту. Закон КНР о товарных знаках также прямо закрепляет принцип приоритета более ранней заявки: если несколько заявителей подали заявки на одинаковые или похожие знаки для одинаковых или сходных товаров, предварительно одобряется и публикуется знак, заявленный раньше. Недобросовестные заявки без цели использования подлежат отказу, но спор с таким заявителем всё равно может занять время и потребовать доказательств.

Поэтому в Китае нельзя откладывать регистрацию бренда «до первых продаж». Если товар уже производится в КНР, ведутся переговоры с фабрикой, дистрибьютором или агентом, бренд лучше защищать заранее: на английском, русском, китайском языке и, при необходимости, в виде логотипа.

Отдельно нужно учитывать, что иностранная компания при подаче заявки на товарный знак или при ведении иных процедур по товарному знаку в Китае должна действовать через законно учреждённое китайское агентство по товарным знакам. Это не меняет владельца прав, но влияет на организацию процесса регистрации.

Владельцем прав в Китае может быть иностранная компания, китайская WFOE, совместное предприятие, гонконгская компания, учредитель, производитель или иная структура. Но юридическая возможность и коммерческая целесообразность — разные вещи.
Обычно выбор делается между несколькими вариантами:

• иностранная материнская компания;
• отдельная IP-холдинговая структура;
• китайская операционная компания;
• совместное предприятие с китайским партнёром;
• производитель, агент или дистрибьютор;
• физическое лицо — учредитель или директор.

Безопасная модель зависит от того, кто владеет брендом глобально, где будет производство, кто продаёт товар в Китае, кто заключает договоры, кто получает выручку, кто несёт налоговую нагрузку и что произойдёт при конфликте с партнёром.

Для многих проектов это самый безопасный вариант. Иностранная компания сохраняет контроль над брендом, товарными знаками, технологиями, дизайном и ключевыми объектами интеллектуальной собственности, а китайская компания, партнёр или производитель получают только лицензию на использование.

Такая модель подходит, если:

• бренд используется не только в Китае, но и в других странах;
• китайская компания является операционной, а не владельцем ключевых активов;
• есть риск смены партнёра, дистрибьютора или производителя;
• бизнес хочет сохранить контроль над брендом при продаже китайской компании;
• планируется работа с несколькими поставщиками или регионами.

Преимущество этой модели — права остаются в центре группы. Если китайский партнёр нарушит договор, его можно заменить, не теряя бренд. Если WFOE будет закрыта, продана или реструктурирована, товарный знак не окажется «запертым» внутри китайской компании.
Но при такой модели нужно правильно оформить лицензию. Закон КНР о товарных знаках предусматривает, что правообладатель может разрешить другому лицу использовать зарегистрированный товарный знак по лицензионному договору; при этом лицензия должна быть подана в Trademark Office для записи, а незаписанная лицензия не может быть противопоставлена добросовестному третьему лицу.

Иногда права целесообразно оформить на китайскую операционную компанию. Например, если именно WFOE продаёт товар в Китае, открывает магазины, работает с маркетплейсами, получает лицензии, взаимодействует с таможней, банками и местными регуляторами.
Такая модель может быть удобной, если бизнес полностью сосредоточен в Китае и китайская компания является основным центром прибыли. Она также может упростить некоторые операционные вопросы: использование бренда в договорах, на упаковке, в рекламе, при работе с площадками и локальными контрагентами.

Но у этой модели есть риск: если права принадлежат WFOE, они следуют судьбе WFOE. При корпоративном конфликте, продаже доли, смене директора, споре с legal representative или проблемах с печатями контроль над правами может оказаться сложнее, чем ожидалось.

Поэтому если товарный знак оформляется на китайскую WFOE, нужно заранее предусмотреть:

• кто контролирует компанию;
• кто является legal representative;
• кто хранит печати;
• можно ли передать права материнской компании при конфликте;
• что происходит с правами при ликвидации WFOE;
• может ли WFOE самостоятельно отчуждать или лицензировать бренд;
• требуется ли согласие материнской компании на сделки с IP.

Для международного бизнеса часто безопаснее, чтобы ключевой бренд принадлежал материнской компании, а WFOE использовала его по лицензии.

Самая рискованная ситуация — когда права передаются в совместное предприятие с китайским партнёром без продуманной структуры.

На старте партнёр может говорить, что так «удобнее для Китая»: проще регистрировать бренд, получать разрешения, работать с маркетплейсами, заключать договоры и проходить проверки. Иногда это действительно имеет операционный смысл. Но если ключевой товарный знак, дизайн, технология или клиентская база оформлены на JV, при конфликте иностранный инвестор может потерять фактический контроль над активом.

Для JV лучше использовать осторожную модель: ключевая интеллектуальная собственность остаётся у иностранного инвестора или IP-холдинга, а совместное предприятие получает ограниченную лицензию для конкретной территории, срока, продукции и каналов продаж.

В документах JV нужно отдельно прописать:

• кому принадлежит бренд до создания JV;
• кто владеет новыми разработками;
• кто регистрирует товарные знаки и патенты;
• может ли JV подавать заявки от своего имени;
• что происходит с правами при выходе участника;
• можно ли использовать бренд после прекращения договора;
• кому принадлежат улучшения, локализации и китайское название бренда;
• как защищаются технологии, чертежи, рецептуры, исходный код и коммерческая тайна.

В китайском регулировании технологическое сотрудничество с иностранными инвесторами должно строиться на добровольных началах и коммерческих правилах; условия такого сотрудничества определяются сторонами через переговоры, а административные органы не должны принуждать к передаче технологий через лицензирование, проверки, наказания или иные административные механизмы.

Обычно это плохой вариант.

Китайский производитель, агент или дистрибьютор может помогать с регистрацией, продажами, упаковкой, производством или продвижением. Но это не значит, что он должен становиться владельцем бренда.

Если партнёр регистрирует товарный знак на себя, он получает сильную переговорную позицию. При конфликте он может запретить использование знака, мешать поставкам, требовать выкуп, блокировать маркетплейсы или использовать бренд самостоятельно.
Китайское право предусматривает защиту от регистрации знака агентом или представителем без разрешения правообладателя, а также от регистрации похожего знака лицом, которое знало о чужом ранее используемом знаке в силу договорных, деловых или иных отношений. Но на практике лучше не доводить ситуацию до спора: доказывание отношений, осведомлённости и недобросовестности требует времени и доказательств.

В договоре с производителем, агентом или дистрибьютором нужно прямо запретить:

• регистрацию товарных знаков, логотипов и китайских названий бренда;
• регистрацию доменов и аккаунтов от своего имени;
• регистрацию дизайнов, упаковки, изображений и патентов;
• использование бренда после прекращения договора;
• передачу материалов третьим лицам;
• производство товара под брендом вне согласованных заказов.

Иногда на раннем этапе предприниматель регистрирует права на себя: как учредитель, директор или бенефициар. Это может казаться простым решением, но для бизнеса такая модель часто создаёт риски.

Если права принадлежат физическому лицу, возникают вопросы:

• как компания законно использует бренд;
• есть ли лицензионный договор;
• как учитываются выплаты правообладателю;
• что будет при продаже бизнеса;
• что будет при наследовании, разводе или корпоративном конфликте;
• может ли инвестор или партнёр получить контроль над брендом;
• как банк, маркетплейс или контрагент оценит такую структуру.

Для серьёзного проекта лучше, чтобы ключевые права принадлежали компании или IP-холдингу, а не физическому лицу. Исключение возможно на самом раннем этапе, но затем права нужно корректно передать в корпоративную структуру.

В Китае вопрос владельца прав важен не только для товарных знаков. Если китайский дизайнер, подрядчик, агентство или разработчик создаёт упаковку, сайт, фотографии, рекламные материалы, интерфейс или программное обеспечение, нужно отдельно закрепить, кому принадлежат авторские права.

По Закону КНР об авторском праве права на служебные произведения в общем случае принадлежат автору, но в ряде случаев имущественные права принадлежат юридическому лицу или организации, например по отдельным видам служебных произведений или если это предусмотрено законом, административными правилами либо договором. Для заказных произведений действует ключевое правило: принадлежность авторских прав определяется договором, а если договор не заключён или не содержит ясного условия, права принадлежат исполнителю.

Это особенно важно для бизнеса, который заказывает в Китае:

• дизайн упаковки;
• промо-фото и видео;
• карточки товаров для маркетплейсов;
• сайт или приложение;
• программное обеспечение;
• инструкции, каталоги и презентации;
• промышленный дизайн;
• 3D-модели, чертежи и визуализации.

Оплата работы сама по себе не всегда означает переход всех прав. В договоре нужно прямо указать, какие права передаются, на какую территорию, на какой срок, с правом переработки, sublicensing, регистрации и судебной защиты.

Многие компании регистрируют английское название бренда, но забывают про китайское. Это серьёзная ошибка.
Китайские потребители, дистрибьюторы, маркетплейсы и контрагенты часто используют китайское название бренда, даже если компания сама его не придумала. Если бизнес не выберет и не зарегистрирует китайскую версию, её может создать рынок, агент или конкурент.

Поэтому нужно заранее определить:

• китайское название бренда;
• его смысл;
• звучание;
• иероглифы;
• отсутствие негативных ассоциаций;
• возможность регистрации;
• классы товаров и услуг;
• связь с английским брендом.

Китайское название нужно регистрировать так же внимательно, как основной товарный знак.

Многие компании регистрируют английское название бренда, но забывают про китайское. Это серьёзная ошибка.
Китайские потребители, дистрибьюторы, маркетплейсы и контрагенты часто используют китайское название бренда, даже если компания сама его не придумала. Если бизнес не выберет и не зарегистрирует китайскую версию, её может создать рынок, агент или конкурент.
Поэтому нужно заранее определить:

• китайское название бренда;
• его смысл;
• звучание;
• иероглифы;
• отсутствие негативных ассоциаций;
• возможность регистрации;
• классы товаров и услуг;
• связь с английским брендом.

Китайское название нужно регистрировать так же внимательно, как основной товарный знак.

В Китае владельцем прав должен быть не тот, кому «удобнее подать заявку», а тот, кто должен стратегически контролировать бренд, технологию и коммерческую ценность бизнеса.

Чаще всего ключевые права лучше оформлять на материнскую компанию или отдельную IP-структуру, а китайской WFOE, JV, производителю или дистрибьютору выдавать ограниченную лицензию. Если права создаются подрядчиком, разработчиком, дизайнером или фабрикой, их принадлежность нужно прямо закреплять в договоре.

Главное правило: сначала определить владельца прав и модель использования, потом регистрировать товарные знаки, подписывать договоры и запускать продажи в Китае.